edición: 2830 , Martes, 22 octubre 2019
30/08/2010
OBSERVATORIO DE PATENTES Y MARCAS

Dos empresas y una misma marca, y… ¿los consumidores?

La libertad en la cesión de marcas al amparo de la sentencia del Tribunal Supremo de 13 de mayo de 2010
Juan P. Garbayo Blanch*

Tres distintos principios rigen la cesión en materia de propiedad industrial y, en particular, en el sistema marcario. El primero, vigente principalmente en el sistema alemán hasta 1992, en el que se vincula la cesión de la marca para y con la cesión de la empresa; el segundo la plena libertad de cesión de la marca –propio del sistema francés- sin vincularla a ningún ulterior requisito y, el tercero, el sistema ecléctico en el que rige la libertad de cesión atenuado bajo el amparo de dos condiciones, a saber: de un a parte que la transmisión de la empresa o una escisión de ésta, implicaría, salvo pacto en contrario, la cesión de las marcas o marca según proceda y, de otra, que tal transmisión no evoque a error al consumidor. Entre tanto, el sistema marcario español ha pasado del principio de plena libertad en la cesión de la marca –propio de la Ley 32/1988- al sistema ecléctico –Ley 17/2001-.

Con todo, es preferible indicar que la vigente Ley de Marcas consagra el principio de libertad de cesión atenuado bajo dos premisas y/o requisitos que responden a los señalados anteriormente. Así lo reconoce el artículo 47, en sus apartados 1 y 2.

Premisa, condición y precepto que encuentra sus homónimos en la solicitud del registro de marca –en sede de prohibiciones absolutas- en el artículo 5, apartado 1, letra g) y –en sede de prohibiciones relativas- en el artículo 6, apartado 1, letra b) y artículo 7, apartado 1, letra c).

Este principio rige, por igual, en el sistema comunitario consagrado en el artículo 17 del Reglamento de Marca Comunitaria 40/94 el cual, en virtud de sucesivas modificaciones, ha sido objeto de codificación por su posterior 207/2009.

Pues bien, en ambas sedes, nacional y comunitario, la marca se somete a ambas condiciones. De una parte, a que la cesión de la empresa, sin que exista pacto en contrario, conlleva la cesión de todas y cada una de las marcas de ésta; de otra parte que la cesión tiene por límite el que no provoque error en el consumidor.

Respecto de éste último requisito, el poder legislativo comunitario y nacional ordenan respectivamente -tanto a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) como a la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)- el cometido de velar por su cumplimiento de modo que la cesión que provoque error en el consumidor deberá ser rechazada en el instante que se pretenda su inscripción.

Sin embargo, tal sistema no está exento de matices. En efecto, tanto el artículo 17 del RC como el artículo 47 de la Ley de Marcas adolecen –a nuestro entender- de un grave defecto por cuanto tanto la OEPM como la OAMI deben limitarse –en aras a observar la concurrencia o no del error prohibido y, por ende, proceder o no a su inscripción- a la analítica “exclusivamente” de la documentación aportada con la cesión objeto de inscripción sin entrar en mayores disquisiciones.

De modo que la mera presentación de una mera “instancia oficial” debidamente cumplimentada, sería suficiente para la inscripción de la cesión pretendida omitiéndose voluntariamente toda factible analítica documental que podría privar su inscripción, de suerte que la agilidad del actual sistema puede quebrar la seguridad jurídica.

Es más, tras la limitación impuesta, sendos organismos se encuentran vetados para cerciorar otros extremos que, tendentes a proteger al consumidor, podrían llevar a cabo sin ninguna dificultad tras una mera comprobación de sus archivos. Tal es el caso de la venta o cesión de dos o más marcas idénticas –o cuasi idénticas- para productos o servicios idénticos o semejantes a dos personas distintas las cuales, al salir al mercado, provocarán, sin lugar a dudas, el error que se pretende evitar en la norma.

No obstante, para evitar tal desprotección al mercado, en el marco legal comunitario y nacional tan solo cabría que el primer titular adquirente incoara el pertinente recurso ante una segunda inscripción y, en su caso, solicitar el amparo judicial ya sea en sede de la Jurisdicción Contencioso Administrativo u Ordinaria.

Más, sin perjuicio de cuanto se acaba de indicar, la marca, como propiedad privada pertenece a la esfera patrimonial y dominical de la persona, no puede verse trabada, limitada o condicionada a ulteriores requisitos garantizándose con ello la libre cesión de la misma bajo el amparo de la libertad de pacto que consagra el artículo 1.255 del código civil y del que es vivo ejemplo la transmisión parcial de la marca, es decir, la transmisión limitada para un tipo concreto de productos o servicios de tal modo que el legítimo titular continuaría ostentando el pleno dominio de una misma marca para los productos o servicios no cedidos.

Pues bien, en la Sentencia de 13 de Mayo de 2010 –dictada bajo el amparo legal de la Ley de Marcas hoy derogada, Ley 32/1988- admite la transmisión o cesión de dos marcas idénticas para productos iguales a dos entidades jurídicas distintas. La primera de las entidades adquiere un grupo de marcas por adjudicación en procedimiento de apremio instado por Hacienda; la segunda entidad adquiere la Marca prioritaria –la solicitada ante la OEPM en primer lugar- de su legítimo titular de tal suerte que dos marcas que se encontraban en manos de un único titular pasan a manos de dos distintos titulares de tal modo que el eventual error al consumidor y, por ende, al mercado está garantizado.

Sin embargo tal resolución de la Sala I del Tribunal Supremo, procedió a aplicar de plano el principio de “libertad de cesión” al no encontrar impedimento legislativo alguno en la Ley objeto de aplicación como así acontece en la actual Ley 17/2001.

Fundamento que se vio incrementado, en aras a la admisión de sendas cesiones de marcas y, por ende, en perjuicio del consumidor, en el pleno conocimiento de ambas entidades de la situación por cuanto la primera entidad que se adjudicó un grupo de marcas era consciente de la existencia de otras tantas que quedaban en manos de su legítimo titular, entre tanto la segunda entidad era conocedor de la adjudicación a la primera.

Sin embargo, a nuestro juicio, olvida el órgano judicial la premisa constitucional consagrada en el artículo 51 conforme al cual los poderes públicos deben garantizar la defensa de los consumidores y usuarios.

*Director de la Asesoría Jurídica. Pons Patentes y Marcas

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