edición: 2846 , Jueves, 14 noviembre 2019
22/05/2019

El Reglamento de Marcas introduce nuevos procedimientos para lograr marcas sin uso, nulas o caducadas

Javier Ardalán
El nuevo Reglamento de Marcas ha introducido un nuevo procedimiento para la prueba de uso, que el titular de una marca solicitada puede pedir al oponente que impugne su registro, siempre que dicha prueba de uso fuera legalmente exigible en ese momento con arreglo a las disposiciones de la ley.
El Reglamento, regulado por el Real Decreto 306/2019, de 26 de abril, estima que en el caso de que la marca no haya sido usada también se establece la posibilidad de acreditar la existencia de causas justificativas de la falta de uso. 

Además, se regula además la forma en la que se puede solicitar esta prueba de uso, su contenido y alcance, así como el momento en que puede solicitarse y el plazo que tiene el oponente para presentar alegaciones y observaciones una vez recibida.

Así, la petición de la prueba de uso de una marca oponente sólo es admisible si se efectúa formal y expresamente en documento separado y de modo incondicional, en el plazo previsto en el propio Reglamento.

En el caso de que se haya presentado una solicitud de prueba de uso de una marca anterior, la Oficina Española de Patentes y Marcas dará traslado de esta solicitud al oponente para que en el plazo de un mes presente la correspondiente prueba de uso. Si en este plazo el oponente no aporta prueba alguna o esta es insuficiente o, en su caso, no se acredita una causa justificativa para la falta de uso, se desestimará la oposición.

La prueba de uso de la marca debe contener indicaciones sobre el lugar, tiempo, alcance y naturaleza del uso de la marca oponente en relación con los productos o servicios para los que esté registrada y se base la oposición.

Las pruebas de uso se limitan presentar los documentos y elementos acreditativos como facturas, catálogos, listas de precios, anuncios, envases, etiquetas, fotografías y declaraciones escritas relevantes.
En el supuesto de que las pruebas aportadas no estén redactadas en español, el oponente deberá presentar al mismo tiempo una traducción a dicha lengua de las partes relevantes de esas pruebas.

La petición de la prueba de uso puede presentarse al mismo tiempo que las alegaciones de contestación al suspenso previsto en el Reglamento. Estas alegaciones también pueden presentarse junto con las que se formulen en respuesta a la prueba de uso.

Una vez recibida la prueba de uso, la Oficina Española de Patentes y Marcas dará traslado de esta al solicitante para que en el plazo de un mes presente las alegaciones y observaciones que considere oportunas.

En el Reglamento, también se establece el procedimiento para fundamentar la solicitud de nulidad o caducidad, según el cual, el solicitante deberá presentar los hechos, las pruebas y las alegaciones en apoyo de su solicitud hasta el cierre de la fase contradictoria del procedimiento de nulidad o caducidad. Así, deberá argumentar la solicitud de nulidad o caducidad.

En caso de que la solicitud trate sobre una marca anterior de la Unión, será preciso presentar pruebas del registro o de la solicitud de mismo de dicha marca, tales como una copia del certificado de registro o del certificado de presentación de la solicitud y, en su caso, del último certificado de renovación que acredite la vigencia de dicha marca.

Cuando la solicitud se base en una marca anterior notoriamente conocida será preciso facilitar una prueba de la existencia o registro de dicha marca y de que la misma es notoriamente conocida en España para los productos o servicios en los que se basa dicha solicitud de nulidad.

Si la solicitud busca una marca anterior renombrada, además de las pruebas correspondientes, habrá de justificar que  la marca goza de renombre en España o en la Unión para los productos o servicios en los que se basa dicha solicitud de nulidad, así como prueba o alegaciones que demuestren que el uso sin justa causa de la marca impugnada se aprovecharía indebidamente del carácter distintivo o el renombre de la marca anterior, o bien sería perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre.

Si la solicitud es admitida, la Oficina Española de Patentes y Marcas enviará una comunicación a las partes mediante la cual les informará de que se ha iniciado la fase contradictoria del procedimiento de caducidad o de nulidad y requerirá al titular de la marca impugnada para que presente sus observaciones en el plazo de dos meses.

En el caso de que haya requerido a una parte para que formule observaciones y dicha parte no haya presentado observación alguna dentro del plazo establecido, la Oficina procederá al cierre de la fase contradictoria del procedimiento y se pronunciará sobre la caducidad o nulidad con arreglo a las pruebas de que disponga.

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