edición: 2451 , Viernes, 20 abril 2018
19/06/2015
LA OREJA DE LARRAZ

España elimina de la Ley de Patentes el plazo de gracia

Javier Ardalán
La nueva Ley de Patentes, recientemente aprobada por el Congreso de los Diputados, se suprime el plazo de gracia para divulgaciones causadas por el solicitante o su causante que no impliquen explotación o un ofrecimiento comercial del invento.
Esta excepción no existe en el derecho comparado europeo y puede perjudicar la novedad de la invención si se quiere extender su protección a países que no reconocen ese plazo de gracia.

No se tomará en consideración para determinar el estado de la técnica una divulgación de la invención que, realizada dentro de los seis meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud, haya sido consecuencia directa o indirecta de un abuso evidente frente al solicitante o su causante o del hecho de que el solicitante o su causante hubieren exhibido la invención en exposiciones oficiales u oficialmente reconocidas en el sentido del Convenio Relativo a Exposiciones Internacionales, firmado en París el 22 de noviembre de 1928 y revisado por última vez el 30 de noviembre de 1972.

En este caso será preciso que el solicitante, al presentar la solicitud, declare que la invención ha sido realmente exhibida y que, en apoyo de su declaración, aporte el correspondiente certificado dentro del plazo y en las condiciones que se determinen reglamentariamente.

Hoy los supuestos de falta o insuficiencia de explotación se limitan básicamente a desabastecimientos o a otros abusos derivados de prácticas anticompetitivas o posiciones de dominio, que pueden abordarse desde el Derecho de la competencia o mediante la intervención directa del Gobierno por motivos de interés público. Estas posibilidades de actuación ya estaban previstas en la Ley de Patentes de 1986 y se mantienen con algunas variantes, en la actual.

Por otra parte, la nueva Ley en consecuencia reordena y simplifica la regulación de las licencias obligatorias, eliminando numerosos artículos ligados al concepto de explotación anterior al Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), en el marco del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC), hecho en Marrakech el 15 de abril de 1994, al que se adhirió España el 1 de enero de 1995.

Se incluyen sin embargo dos nuevos supuestos de licencias obligatorias, que son la necesidad de poner término a prácticas que una decisión administrativa firme de alcance nacional o comunitario, o una sentencia, hayan declarado contrarias a la legislación de defensa de la competencia, y las licencias obligatorias para la fabricación de medicamentos destinados a la exportación a países con problemas de salud pública previstas en el Reglamento (CE) n.º 816/2006, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006 que las regula.

La posibilidad de interrumpir la explotación se limita un año en lugar de los tres anteriores, plazo que resultaba injustificadamente largo cuando la explotación se desvincula de la fabricación en el país. Por las mismas razones se suprime el sometimiento condicional al régimen de licencias obligatorias.
Por lo demás, el intento previo de licencia contractual no se limita al caso de la dependencia y ahora se prevé con carácter general, salvo para los supuestos exceptuados en el mencionado ADPIC. También se establece expresamente que la prueba de que la invención está siendo explotada corresponde al titular de la patente.

La tramitación y resolución se simplifica, regulándose un procedimiento con presentación de pruebas y alegaciones por las partes, traslado, contestación y posibilidad de mediación o, en su defecto, de una Comisión de expertos —uno por cada una de las partes y un tercero nombrado por la Oficina Española de Patentes y Marcas—, para determinar las condiciones de la licencia. La licencia obligatoria se extenderá a los certificados complementarios de protección para los medicamentos y para los productos fitosanitarios (CCP) que al concederse la licencia o posteriormente recaigan sobre el objeto de la patente de base incluido en aquélla.
Otra novedad es el reconocimiento de la prioridad interna, para no discriminar a quienes presentan su primera solicitud en España y permitirles la presentación mejorada o corregida de solicitudes posteriores, beneficiándose de los efectos de la prioridad para los elementos comunes a las dos solicitudes.
En el sistema de concesión la Ley se aparta del régimen opcional introducido en la reforma llevada a cabo por el Real Decreto-ley 8/1998, de 31 de julio y vuelve al examen previo o sustantivo de novedad y actividad inventiva como único sistema de concesión de patentes, cuya implantación gradual, como ya se ha dicho, era lo inicialmente previsto en la Ley de 1986.

El modelo de procedimiento «a la carta», más basado en las preferencias de los usuarios que en el incentivo de la innovación, acaba en ocasiones por trasladar a los competidores el coste y la carga de anular patentes que nunca debieron ser concedidas, y propicia falseamientos de la competencia basados en títulos cuya presunción de validez solo puede ser destruida en vía judicial.

El sistema opcional es asimismo incongruente con el estatus de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) como Administración de Examen Internacional en el marco del PCT, dotada de la capacitación necesaria —en personal y especialización— requeridas por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) para asumir estas funciones, y supone una incorrecta asignación de recursos públicos dedicados a la protección legal de la innovación en España, ya que la OEPM ha de dedicar parte de esos medios a tramitar solicitudes que luego son abandonadas tras un premioso examen técnico y de formalidades, o que han de ser concedidas en todo caso, con independencia de los resultados de la búsqueda del estado de la técnica.

Considera la nueva norma que nada justifica, en efecto, la concesión de una patente cuando el informe sobre el estado de la técnica revela que la invención que es objeto de la misma no es tal, por carecer de novedad o actividad inventiva. Dentro del modelo de concesión con examen previo generalizado que ahora se adopta también se introducen modificaciones en el procedimiento buscando un modelo más integrado cuyo objetivo es pasar directamente a la fase de búsqueda para todas las solicitudes, como ocurre en los procedimientos internacionales, de manera que su iniciación no esté sujeta a otras condiciones que las que son imprescindibles para la realización de la búsqueda misma.

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