edición: 2613 , Martes, 11 diciembre 2018
29/04/2011

La Justicia de la UE aclara la forma de medir el nivel de uso de una marca para poder oponerse al registro de otra similar

Javier Ardalán
Para impedir el registro de una marca comunitaria debe demostrarse que existe una denominación ya utilizada en una parte considerable del territorio concreto en que esté protegida, pero no basta que esta denominación goce de protección en varios estados miembros, sino que debe apreciarse el uso de la marca en el tráfico económico de forma separada para cada uno de los territorios en los que el signo esté protegido.

De esta forma, el Tribunal de la Unión Europea (UE), en una importantísima sentencia, de 29 de marzo de 2011, anula una sentencia previa del Tribunal de Primera Instancia de la UE al determinar que incurrió en un error de derecho al considerar que para demostrar que el ámbito de protección de una marca, en este caso ‘Bud’, no era únicamente local, era suficiente que dicha denominación gozase de protección en varios estados miembros (Francia, Italia, Alemania y Austria). El litigio, nuevamente, deberá ser juzgado.

También considera que el Tribunal de Primera Instancia incurrió en error al considerar, en primer lugar, que el alcance de dicho signo, que no puede ser únicamente local, debe apreciarse exclusivamente en función del alcance del territorio de protección del signo controvertido, sin tener en cuenta su utilización en dicho territorio.

Además, le reprocha que considerase  que el territorio pertinente para apreciar la utilización de dicho signo no es necesariamente el territorio de protección de éste, y, por último, que el uso de dicho signo no debe necesariamente ocurrir antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca comunitaria.

La denominación de origen ‘Bud’ fue registrada el 10 de marzo de 1975. Francia no declaró, en el plazo de un año a partir de la recepción de la notificación de registro, que no podía garantizar la protección de dicha denominación de origen. Por otra parte, en el momento de adoptarse las resoluciones controvertidas, una sentencia del Tribunal de Grande Instance de Estrasburgo (Francia), de 30 de junio de 2004, había invalidado los efectos de la denominación de origen controvertida.

El fabricante de cerveza checo Budvar presentó oposiciones en contra del registro de la marca comunitaria para la totalidad de los productos solicitados. En apoyo de sus oposiciones, la empresa checa invocaba la existencia de la denominación de origen «Bud» protegida, por un lado, en Francia, en Italia y en Portugal, en virtud del Arreglo de Lisboa, y, por otro lado, en Austria, en virtud de los Tratados bilaterales celebrados entre Austria y  Checoslovaquia.

La OAMI desestimó completamente las oposiciones de Budvar debido, en particular, a que las pruebas aportadas por la empresa checa sobre el uso de la denominación de origen ‘Bud’ en Austria, Francia, Italia y Portugal eran insuficientes.

Budvar interpuso un recurso ante el Tribunal de Primera Instancia, que anuló las resoluciones de la OAMI mediante las que se habían desestimado las oposiciones del fabricante de cerveza checo.

El Tribunal de Primera Instancia declaró que la OAMI había incurrido en errores de Derecho relativos a la protección de los derechos anteriores y al uso de la denominación controvertida. Además, recordó que, según se expone en su jurisprudencia, el Derecho de marcas de la Unión no sustituye a los Derechos de marcas de los Estados miembros, de tal modo que la validez de una marca nacional no puede ser cuestionada en un procedimiento de registro de una marca comunitaria. De ello dedujo que el sistema creado por el Reglamento nº 40/94 presupone la toma en consideración, por parte de la OAMI, de la existencia de derechos anteriores protegidos en el ámbito nacional.

Así, concluyó que  “dado que, en Francia, los efectos de la denominación de origen “Bud” no han sido definitivamente invalidados, la Sala de Recurso debía tener en cuenta, según el artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94, el Derecho nacional pertinente y el registro efectuado en virtud del Arreglo de Lisboa, sin poder cuestionar si el derecho anterior invocado constituía una denominación de origen.

En marzo de 2009, el Tribunal de Primera Instancia de la UE dio la razón a la cervecera checa Bud Budvar, que se oponía al registro de la marca de cerveza "Bud" solicitada por la empresa estadounidense.

Anheuser-Busch interpuso recurso de casación contra la sentencia del Tribunal de Primera Instancia ante el Tribunal de Justicia, que ha anulado la sentencia previa.

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