edición: 2851 , Jueves, 21 noviembre 2019
09/07/2010
OBSERVATORIO DE PATENTES Y MARCAS

La marca del Agente o Distribuidor

Juan P. Garbayo* (PONS)
Todo producto es identificado -normalmente- en el inicio de la cadena de distribución, es decir, en origen. Identificación que se produce ante el propio agente O distribuidor, el mayorista, el minorista y –finalmente- el consumidor con la rúbrica del producto. A saber: la marca. La vinculación de la distribución del producto con la marca que identifica al mismo, plantea distintos escenarios a tenor de si la marca está o no registrada; de tal modo que, la posición del agente o distribuidor se podría ver afectada si la marca no estuviera debidamente registrada. 

Pues bien, de tales escenarios no nos plantea mayor problema cuando la marca –en efecto- está registrada en el Estado donde se ejerce la distribución del producto marcario por parte de su legítimo titular. En tales casos, sería admirable un adecuado contrato de distribución que proteja al agente o distribuidor. Sí, por el contrario, plantea un serio problema cuando en tal Estado –donde se ejerce la distribución de un producto por un tercero- la marca no se encuentra registrada.

Esta situación puede debilitar –de una parte- la posición de su legítimo titular –el titular principal- como –de otra- la posición del distribuidor quien -como máximo responsable de la comercialización de tal producto en tal Estado con esa marca- podría verse inmerso en un proceso judicial no deseado.

Pues bien, la Ley de Marcas 17/2001 –bajo la orientación del Convenio de la Unión de París (artículo 6 septies)- pone fin a tal eventual problemática mediante una formula que, no exenta de manifiestas limitaciones, establece una doble protección. A saber: permite al Agente el registro de tal Marca, así como protege debidamente al titular principal del registro indebido de la marca por su agente desplegando en su beneficio un grupo de acciones que se desdoblan en sede administrativa –en la oposición ante la solicitud de la marca- y en sede jurisdiccional –en la acción de cesación, la acción reivindicatoria de la titularidad y la acción de nulidad-.  
Sin embargo, en el devenir de las relaciones comerciales, sobre todo en el ámbito internacional, ha sido usual que el agente –hoy distribuidor- registrara la marca identificativa de los productos que eran objeto de tal negocio mercantil –su distribución- a sabiendas de que el real y legítimo titular de tal marca carecía del depósito de la misma.

Tal iniciativa, en principio, reforzaba –indebidamente- la posición de tal agente, representante o distribuidor por cuanto le permitía -ante un incipiente contrato- mejorar sus condiciones finales o -ante un contrato ya perfeccionado- fortalecer su posición originaria logrando, entre otros aspectos, una novación de aquél orientada a la mejora en el precio –comisión- o a la temporalidad –en su caso- de la relación contractual tendente a ser indefinida.

A tal usualidad, a iniciativa de los Estados unidos, se intentó poner freno en la Conferencia de la Haya de 1925. Hubo que esperar –tras una segunda iniciativa en la Conferencia de Londres de 1934- a la Conferencia de Lisboa de 1958 donde tuvo lugar la incorporación del apartado septies en el artículo 6 del CUP que ponía fin a tal situación bajo la doble perspectiva de la protección al titular principal y –en su caso- al agente o representante.

Por su parte, la Primera Directiva 89/104 –Directiva de Armonización en materia de Marcas- parece guardar silencio –quizá por su presencia en el CUP- ante éste arduo problema, aunque tal supuesto de hecho tendría cabida en su artículo 4 relativo a las causas de denegación. Tal regulación indirecta, nos parece insuficiente dado el cariz armonizador para todos los Estados miembros.

En sede comunitaria, en efecto, el artículo 6 septies del CUP encuentra su reflejo en un grupo de artículos del Reglamento de la Marca Comunitaria de 20 de Diciembre de 1993. En concreto, son cuatro y se ubican a razón de las acciones que tiene el titular contra el registro indebidamente realizado por el agente o distribuidor, encuadrando adecuadamente –donde procede- tal antijuridicidad. A saber: la denegación (artículo 8), oposición en sede administrativa (artículo 11), la reivindicación  (artículo 18) y la nulidad relativa (artículo 52).

Por su parte, no encontramos norma alguna en el propio Acuerdo de Marrakech -anexo 1c relativo a los Aspectos de los derechos de propiedad industrial relacionados con el comercio (ADPIC/TRIPS)- que haga referencia expresa a la marca del Agente, sin perjuicio de que la legislaciones nacionales –como la española- protejan a los titulares principales de los estados miembros de la Organización Mundial del Comercio.

Por su parte, actualmente, la Ley española 17/2001 regula tal situación -bajo la doble protección- en el artículo 10. Precepto cuya ubicación –en sede de prohibiciones relativas- es extraña tras consagrarse una amalgama de posibilidades –acciones- externas a tal prohibición.
Es más, la situación prevista desde el prisma de protección al titular principal –el registro indebido por parte del agente o representante- tienen cabida entre otros supuestos tales como la falta de legitimidad del solicitante y al registro efectuado de mala fe que –como prohibiciones absolutas- se consagran en el artículo 51 de la Ley de Marcas aunque algunos autores, acertadamente, reservan tales prohibiciones absolutas a terceros que no tengan la condición de agente o representante.

La razón de ser de tal precepto –artículo 10- viene otorgada por los innumerables casos en los que –como ya hemos indicado- el distribuidor o agente –no pocas veces- venían registrando a su favor la marca del titular del producto distribuido o tendente a distribuir en aras bien a mejorar las condiciones de un contrato incipiente y el otorgamiento del mismo; bien a mejorar las condiciones -generales o particulares- ya otorgadas en el contrato perfeccionado con anterioridad por las partes forzando –en la mayoría de los casos- al titular principal de la marca a una mejora del precio retributivo de la distribución o del término temporal. 

Tal maniobra, sin perjuicio de la relación contractual existente o incipiente, dejaba al legítimo titular de la marca del producto distribuido privado de los derechos inherentes de la propia marca –derechos de exclusividad y de exclusión- quien veía que sus productos y marcas entraban –en manos de un tercero- en un mercado cuyo control comercial y marcario no controlaba; de tal modo que se veía obligado bien a pasar por dónde el distribuidor marcaba –condiciones contractuales- bien a recuperar la marca instando el correspondiente proceso judicial.

Tal caso, fue tratado en la Sentencia de la Audiencia Provincial de Burgos de 19 de junio de 2001.

En la actualidad, sin embargo, se plantea alguna excepción. En efecto, el límite en el ejercicio de las actuaciones por parte del titular de la marca principal que no la registro radican –a nuestro entender- en dos supuestos distintos no exentos de matizaciones. A saber: que goce del consentimiento del titular o que el agente justifique debidamente su actuación.

Ahora bien, sobre sendas excepciones se plantean dos matizaciones: a.- Tal consentimiento, es susceptible de revocación y b.- Qué debe entenderse por causa justificada.

En punto al consentimiento, el agente o distribuidor, debe velar por tener el mismo –el consentimiento- suficientemente acreditado en aras a probar –llegado el caso- que su actuación relativa al depósito y registro de la marca ha sido, en efecto, con conocimiento y consentimiento de su legítimo titular pues con tal acreditación podría evitar o enervar las acciones de que goza el titular principal ante tal registro.

En cuanto a la revocación del consentimiento, habrá que estar –en primer término- a cuanto dispongan las cláusulas contractuales cuales podrían velar por el mismo.

En segundo término, la revocación del consentimiento deviene –en primera instancia- como consecuencia del incumplimiento contractual por parte del distribuidor o agente si bien en tales casos –de prever el contrato tal situación- se deberá dilucidar en sede jurisdiccional la resolución contractual y, en su caso, por ende el consentimiento en su día otorgado.

Al margen, del consentimiento, la norma despliega en beneficio del distribuidor o agente otra excepción en aras a protegerle por el registro de la marca que hubiere como tal depositado y registrado.

En efecto, la norma consagra –como tal excepción- que el agente o distribuidor justifique su actuación. Ahora bien, el problema se plantea a la hora de interpretar tal justificación cual entendemos debe ser restrictiva.

En tal sentido, la doctrina alude a cuatro posibles escenarios:

 
(I) El esfuerzo e inversión realizada por el agente o distribuidor para dar a conocer el producto con la marca del titular principal en el mercado objeto de distribución.

(II) Cuando el titular principal, haya dejado de usar la marca en su propio país tras abandonar la fabricación de los productos.
(III) La falta de interés del titular principal en el registro de tal marca en el país donde el agente o distribuidor ejerce tal distribución.

(IV) Cuando la marca se hubiere adoptado de común acuerdo entre el titular y el agente o distribuidor, por ejemplo, en el ánimo de adecuarse tal signo mayormente al mercado nacional y con posterioridad hubiere sido registrado por el principal en su país de origen.
 
De tales escenarios, tan solo podemos compartir el tercero el cual encuentra su debida justificación en pro de la seguridad jurídica del agente o distribuidor y, por ende, del propio titular principal. En efecto, como ya hemos anunciado, la marca no registrada -por desidia o falta de interés de su titular principal- puede acarrear serios problemas al agente o distribuidor extensivos al propio titular principal.

La razón de la norma en estos supuestos, encuentra su debida justificación en la seguridad jurídica. Seguridad jurídica que debe también desplegar sus efectos en beneficio del agente o distribuidor que de buena fe y ante la desidia del titular principal en el registro de su marca.

Así las cosas, es recomendable que el agente o distribuidor –con carácter previo al inicio efectivo de la relación- indague –en el país donde se vaya a ejercer tal distribución- la situación de la Marca y, en su caso, emplace al titular principal para que efectúe su registro de modo inmediato e incluso –de así procederse- se asocie al contrato de distribución algún tipo de licencia de la marca del producto objeto de distribución.

Por el contrario, de no mostrar el interés por tal registro el titular principal, debería procederse a documentar tal falta de interés o desidia en aras a que el agente o distribuidor –con tal prueba- efectúe legítimamente el depósito de la solicitud de tal marca y, por ende, pueda obtener su legítima titularidad.

Con todo, entendemos que la literatura y ubicación del artículo 10, apartado 1, es un tanto incongruente e improcedente tanto desde la perspectiva de la actuación justificada del agente o distribuidor, como desde la perspectiva del titular de tal signo y sus posibles actuaciones.

Hubiere sido preferible, el ubicar el supuesto de hecho –con sus excepciones- en cada uno de los preceptos particulares que regulan las diferentes acciones que eventualmente puede ejercer el titular de la marca principal ante el agente o distribuidor particularizando –a tal efecto- el caso concreto en cada una de ellas como así acontece en el Reglamento de la marca Comunitaria.

Más entendemos que la norma adolece –aun cuando la doctrina lo ha superado- de un gran defecto: no particularizar que tal prohibición es objeto de aplicación no solo cuando la marca registrada por el Agente o Distribuidor es idéntica a la propia del titular principal, sino también cuando tal registro es semejante. 

*Juan P. Garbayo Blanch
Director de la Asesoría Jurídica.
Pons Patentes y Marcas.

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