edición: 2559 , Viernes, 21 septiembre 2018
28/10/2009
OBSERVATORIO DE PATENTES Y MARCAS

Los conejitos de chocolate Lindt y las marcas registradas de mala fe

PONS PATENTES Y MARCAS
Las modernas tendencias de marketing buscan sorprender al consumidor con nuevos tipos de marcas que llamen más vivamente su atención: marcas sonoras, en movimiento, tridimensionales, hasta olfativas. En el sector de la alimentación, especialmente, es frecuente el uso de envases, embalajes, o presentaciones de productos (trade dress) que se utilizan a título de marca, en tanto en cuanto tienen carácter diferenciador y los consumidores los asocian a una determinada empresa, y, por ello, se registran como tales. Ejemplos por todos conocidos son la botella de zumo de Graninni, la de Coca-Cola, o el envoltorio de Toblerone. Estas marcas son admitidas a registro en las Oficinas de Marcas cuando poseen carácter distintivo, sin que quepa el registro de envases corrientes u ordinarios, ni de aquellas formas que constituyan la apariencia habitual de los productos para los que se solicita el registro o le aporten un valor sustancial, superior al del propio artículo.
Una de estas marcas, la del conejito dorado (Goldhase) de la empresa chocolatera suiza Lindt, ha sido el objeto de una reciente sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas que, el pasado 11 de junio, resolvía una cuestión prejudicial planteada por un Tribunal austríaco, relativa a la interpretación del artículo 51.1b) del Reglamento sobre la marca comunitaria, al fijar qué criterios han de tomar en consideración los jueces y tribunales de los Estados miembros de la UE para decidir si una empresa que solicita el registro de una marca comunitaria tridimensional está actuando o no de mala fe.

Una de estas marcas, la del conejito dorado (Goldhase) de la empresa chocolatera suiza Lindt, ha sido el objeto de una reciente sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas que, el pasado 11 de junio, resolvía una cuestión prejudicial planteada por un Tribunal austríaco, relativa a la interpretación del artículo 51.1b) del Reglamento sobre la marca comunitaria, al fijar qué criterios han de tomar en consideración los jueces y tribunales de los Estados miembros de la UE para decidir si una empresa que solicita el registro de una marca comunitaria tridimensional está actuando o no de mala fe.

El centro de la cuestión radicaba en determinar si Lindt, que fabrica sus conejitos desde 1950, había actuado de mala fe al registrar en el año 2000 su Goldhase como marca tridimensional, en la Oficina de Marcas comunitarias (OAMI), con la finalidad de prohibir a sus competidores la fabricación y venta de este tipo de chocolates, que son golosina habitual desde 1930 en las fiestas de Pascua en Centroeuropa. Así lo entendía la empresa Hauswirth, fabricante desde 1962, que fue demandada por Lindt por violación de su marca, y se defendió alegando la mala fe de la empresa suiza, que conociendo el uso de signos similares por parte de competidores que ostentaban un derecho adquirido en un Estado miembro, solicitó el registro de la marca comunitaria para impedirles seguir utilizándolo.

En su sentencia, el Tribunal recalca que la mala fe del solicitante ha de apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores pertinentes en cada caso. En este supuesto, precisa el Tribunal lo siguiente:

1.- Respecto al hecho de que el solicitante de la marca comunitaria sabe o debe saber que un tercero utiliza, en al menos un Estado miembro, un signo idéntico o similar para un producto idéntico o similar que puede dar lugar a confusión con el signo cuyo registro se solicita, dicho conocimiento puede deducirse, particularmente, de la duración de dicha utilización. Cuanto más antigua sea la utilización, mayor será la posibilidad de que el solicitante tenga conocimiento de la misma en el momento de presentar la solicitud de registro.

2.- Sin embargo, esta circunstancia no basta, por si sola, para acreditar la existencia de la mala fe del solicitante, sino que hay que tomar en consideración igualmente la intención del solicitante en el momento de presentar la solicitud de registro. Así, la intención de impedir que un tercero comercialice un producto puede, en determinadas circunstancias, caracterizar la mala fe del solicitante, como sería el caso de que se registre como marca comunitaria un signo sin la intención de utilizarlo, únicamente con el objeto de impedir la entrada de un tercero en el mercado.

3.- También es importante valorar el grado de protección jurídica del que gozan el signo del tercero y el signo cuyo registro se solicita. El hecho de que un tercero utilice desde hace tiempo un signo para un producto idéntico o similar que puede dar lugar a confusión con la marca solicitada, y que dicho signo goce de un cierto grado de protección jurídica por méritos propios, es uno de los factores pertinentes para apreciar la existencia de la mala fe del solicitante, aunque no determinante, pues puede ser que el solicitante registre la marca para evitar que un tercero, recién llegado al mercado, pretenda aprovecharse de la fama de dicho signo copiando su presentación.

Asimismo, la naturaleza de la marca solicitada puede resultar relevante para apreciar la existencia de la mala fe del solicitante: si el signo consiste en la forma y la presentación global del producto, la existencia de la mala fe podrá acreditarse más fácilmente si la libertad de elección de los competidores esta limitada por consideraciones de orden técnico o comercial, de manera que el titular de la marca podría impedir a sus competidores no sólo la utilización de un signo idéntico o similar, sino también la comercialización de productos comparables.

Igualmente, con el fin de apreciar la existencia de la mala fe del solicitante se puede tener en cuenta el grado de notoriedad del que goza un signo en el momento de presentar la solicitud de su registro como marca comunitaria, pues tal notoriedad podría justificar el interés del solicitante en garantizar una protección jurídica lo más amplia posible para su marca, sin que ello constituya una conducta ilegítima.

A la vista de estas consideraciones, es ahora el Tribunal austríaco el que debe valorar si Lindt ha actuado de buena o mala fe al registrar su marca del conejito dorado y si, en consecuencia, la marca es válida o nula.

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