edición: 3049 , Viernes, 18 septiembre 2020
02/05/2011

Si hay peligro de confusión entre marcas debe tenerse en cuenta la existencia de ‘familias’ o ‘series’

Xavier Gil Pecharromán
La  existencia de una ‘familia’ o ‘serie’ de marcas es un elemento que debe tenerse en cuenta a efectos de la apreciación del riesgo de confusión en un litigio, según establece una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 24 de marzo de 2011. El Alto Tribunal establece así nueva jurisprudencia sobre marcas comunitarias y modifica la establecida por el Tribunal de Primera Instancia de la Unión Europea.

El ponente, el magistrado maltés Borg-Barthet, determina que en estos casos la confusión surge del hecho de que el consumidor pueda equivocarse sobre la procedencia o el origen de los productos o servicios designados por la marca cuyo registro se solicita y considere, por error, que ésta forma parte de esa ‘familia’ o ‘serie’ de marcas. Sin embargo, este elemento carece de pertinencia en el marco de la apreciación de la existencia de una similitud entre la marca anterior y la marca controvertida.

En consecuencia, únicamente en caso de que las marcas en conflicto presenten una cierta similitud debe el Tribunal tener en cuenta, en el marco de la apreciación global del riesgo de confusión o del vínculo entre ellas, la existencia de una ‘familia’ o ‘serie’ de marcas.

Cuando un tribunal declara,  que un determinado número de características gráficas y fonéticas de los signos en conflicto excluye que éstos puedan ser percibidos como similares, puede considerar, sin incurrir en error de derecho, que la existencia de una ‘familia’ o ‘serie’ de marcas no pone en entredicho esta declaración.

En el litigio planteado, Ferrero solicitaba la anulación de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas, de 14 de octubre de 2009,  contra Tirol Milch por el intento de registro de marca comunitaria ‘Timi Kinderjoghurt’.

Ferrero abogaba porque  la propia existencia de una familia de marcas incrementa el riesgo de que el consumidor pertinente perciba automáticamente la marca de un tercero que contiene el elemento común a la familia como similar a dicho elemento común. Esta regla debería aplicarse plenamente, demandaba Ferrero,  al caso en que la marca controvertida contiene el elemento ‘Kinder’, que goza de una gran notoriedad, comparándose esta marca con una familia de 36 marcas que contienen, todas ellas, el mismo elemento, solo o combinado con otros.

La Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI), encargada del registro de marcas de la Unión Europea sostenía que  el Tribunal de Justicia ya había declarado que la semejanza debe apreciarse a la luz de las similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales entre los signos (sentencia de 23 de octubre de 2003, Adidas-Salomon y Adidas Benelux).

Según esta Agencia, si ese examen revela que, globalmente, los signos no son similares, tal afirmación es válida tanto en el marco del apartado 1, letra b), como en el del apartado 5 del artículo 8 del Reglamento sobre la Marca Comunitaria.

A este respecto el Tribunal de la UE reconoce que mientras que la aplicación de la protección establecida por el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento sobre la Marca Comunitaria está supeditada a la comprobación de un grado de similitud tal entre las marcas en conflicto que exista, para el público pertinente, un riesgo de confusión entre ambas, ese riesgo de confusión no se exige para la protección conferida por el apartado 5 de este artículo.

Por tanto, las infracciones de ese apartado 5 pueden ser la consecuencia de un menor grado de similitud entre las marcas anterior y posterior, siempre que éste sea suficiente para que el público pertinente relacione ambas marcas, es decir, establezca un vínculo entre ellas (sentencias antes citadas Adidas-Salomon y Adidas Benelux, así como Intel Corporation).

El Tribunal de Justicia ha confirmado su jurisprudencia según la cual la existencia de un vínculo entre las marcas en conflicto, al igual que la existencia de un riesgo de confusión debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta la totalidad de los factores pertinentes en cada caso, entre los que no sólo figura el grado de similitud entre las marcas en conflicto, sino también la fuerza del carácter distintivo y la intensidad del renombre de la marca anterior, que ahora se completa con el de ‘familia’ o ‘serie’.

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